Franchising e trasferimento del know-how | Note legali

di Alessandra Sonnati -Avvocato – Frignani Virano e Associati Studio Legale

In una recente sentenza del Tribunale di l’Aquila i giudici tornano ad occuparsi di franchising e trasferimento di know-how.

Il caso riguardava un franchisee il quale – in sede di opposizione ad un atto di precetto – eccepiva la nullità del contratto di franchising per carenza dei requisiti formali di cui alla legge 129/04 nonché la nullità strutturale del contratto per inesistenza e/o indeterminatezza del suo oggetto costitutivo, vale a dire il know-how che la società madre/franchisor avrebbe dovuto trasferire al franchisee.

Per meglio comprendere la vicenda è utile ricordare che ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 129/2004, “l’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale….”, intendendosi per know-how “un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’ affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità“.

Il successivo art. 3 elenca poi una serie di elementi che il contratto di franchising deve disciplinare. Tale lista è divisa in due categorie: oggetti essenziali ed oggetti eventuali. Tra gli oggetti essenziali rientra “la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato”.

Tornando al caso concreto, il Tribunale, con un ragionamento non proprio lineare, quanto al “profilo sollevato di invalidità strutturale del contratto, in parte per ragioni riconducibili agli artt. 3 lett.d e 4 lett.d di cui si è cennato, ed in parte in ragione della previsione di cui all’art.1 c.3 lett.a , che individua l’oggetto costitutivo proprio del franchising ovvero del know-how, nel patrimonio di conoscenze pratiche caratterizzato dalla segretezza, sostanzialità ed individualità” è giunto alla conclusione che nel caso di specie non “potevano ritenersi integrati i presupposti della formazione tecnica e della trasmissione del necessario know-how giacché, a fronte di specifica contestazione sul punto, parte opposta limita la produzione documentale a brouchure e attestati di poche ore inidonei a comprovare l’esatto adempimento di quanto concordato e comunque insufficienti rispetto all’obbligazione assunta ed alla ratio stessa del contratto”.

Da tale omissione il Tribunale ha fatto quindi discendere un’ipotesi di inadempimento del franchisor ed ha dichiarato la risoluzione del contratto.

Quello che il Tribunale non spiega è se un valido know-how c’era ma non era stato (validamente e correttamente) trasferito al franchisee oppure se il know-how non c’era o non era descritto in modo esauriente, così da non consentire di verificare la rispondenza dello stesso ai criteri di segretezza e sostanzialità di cui all’art. 1 della legge, nel qual caso saremmo stati in presenza di un’ipotesi di nullità del contratto (come d’altronde prospettato dal franchisee), proprio in virtù delle previsioni dell’ art. 3.4 lett. nonché dell’art. 1 della legge 129/2004, citati peraltro dallo stesso Tribunale.

Esempi in proposito sono dati da due sentenze, una del Tribunale di Milano e l’altra del Tribunale di Bergamo che hanno dichiarato la nullità di un contratto di franchising ritenendo che il know-how non fosse sufficientemente specificato ed esaurientemente descritto.

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