La licenza del contratto di franchising da sola non è sufficiente

Sebbene la licenza sia un elemento essenziale del contratto di franchising da sola non è sufficiente a qualificare il contratto come franchising

Rispetto al mero rapporto di licenza, il franchising dà vita ad una intensa integrazione tra le attività d’impresa del franchisor e dei franchisees, integrazione che viene invece  a mancare nei contratti di licenza

Di Alessandra Sonnati – Avv. – Frignani Virano e Associati Studio Legale

Lo spunto per soffermarci sulla distinzione tra contratto di licenza e contratto di franchising viene offerto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione del 15 aprile 2019 n. 10420.

La licenza di beni immateriali (quali marchi, brevetti e know how), è uno dei punti-chiave dell’accordo di franchising. Tanto emergeva sia dalla definizione comunitaria che identificava l’oggetto dell’accordo appunto in un “insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale”, appartenenti al franchisor, che il franchisee viene autorizzato ad utilizzare nello svolgimento della sua attività, sia dall’elaborazione giurisprudenziale italiana, che aveva identificato sin dalle prime pronunce uno dei tratti distintivi del franchising nell’uso comune, tra tutti gli appartenenti alla rete, di segni distintivi e metodologie tecniche e commerciali comuni.

Sebbene la licenza sia un elemento essenziale del contratto di franchising (come ribadito dall’art. 1 della legge 129/2004), la licenza da sola non è sufficiente a qualificare il contratto come franchising.

Il caso portato all’attenzione della Corte riguardava una controversia relativa ad un contratto per la produzione, commercializzazione e vendita in Egitto di un particolare tipo di pizza, nonchè dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla produzione e all’allestimento dei punti vendita sotto il marchio della concedente.

Nel corso del rapporto sorgevano tra le parti delle reciproche contestazioni. Dette contestazioni riguardavano anche la qualificazione del contratto, che la ricorrente sosteneva essere un contratto di franchising, mentre la concedente qualificava come contratto di licenza di know-how e marchio.

La Cassazione osserva che le parti avevano inteso circoscrivere l’oggetto del contratto allo sfruttamento del know-how ed all’utilizzo dei marchi del territorio, omettendo di disciplinare quegli elementi ulteriori che caratterizzano invece il contratto di franchising, quali l’inserimento dell’affiliato nella rete distributiva dell’affiliante[1], dovendo anzi essere lo stesso affiliato/licenziatario a creare e organizzare la rete di vendita in Egitto. Osserva inoltre che mancavano nel contratto una serie di elementi aggiuntivi, propri del contratto di franchising come ad esempio il pagamento di una fee di ingresso, l’addestramento, i controlli, l’obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita e così via.

La Cassazione, ha quindi ritenuto che la qualificazione del contratto come contratto di licenza fosse corretta.

Peraltro, sempre in tema di distinzione tra contratto di licenza e contratto di franchising occorre evidenziare che, rispetto al mero rapporto di licenza, il franchising dà vita ad una intensa integrazione tra le attività d’impresa del franchisor e dei franchisees, integrazione che viene invece  a mancare nei contratti di licenza, dove il licenziante si limita generalmente a verificare il rispetto, da parte del licenziatario, delle prescrizioni poste a tutela del marchio e della segretezza del know how.

Al contrario, una rete in franchising può funzionare solo se vi è un coordinamento continuativo tra i componenti della rete: coordinamento che spazia dall’attività promozionale, alla presentazione dei punti vendita, alle tecniche commerciali ivi impiegate, oltre, ovviamente, alla perfetta identità dei prodotti venduti o dei servizi forniti. Tutti questi elementi sono, con ogni evidenza, del tutto estranei al contratto di licenza di beni immateriali.

[1] La definizione legislativa precisa infatti che la finalità del contratto deve essere quella di inserire “l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

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