L’essenzialità del know-how nel contratto franchising

Franchising, nullo il contratto se non è trasferito il know-how: ancora una conferma

Il Tribunale di Bologna ribadisce la prevalente e storica tesi circa l’essenzialità del know-how e del suo necessario trasferimento, pur in presenza della nota Sentenza della Cassazione che ha considerato, invece, essenziale la sperimentazione della formula commerciale

di Mirco Comparini

Era il 2018 quando, dalle colonne di AZ Franchising con l’articolo “Franchising e know how la Cassazione complica”, fu commentata una importante Sentenza della Cassazione (n.11256/2018). La Sentenza in questione si pose in contrapposizione alla dottrina maggioritaria e alla copiosa giurisprudenza non fornendo assolutamente un chiarimento al contesto interessato a definire maggiormente i parametri e i confini per non rischiare un annullamento del contratto o, comunque, per identificarne i reali e certi requisiti di validità.

DALLA CASSAZIONE
In pratica, secondo la Corte, proprio dall’articolo 1, comma 1 (Definizione), legge n.129/2004, si può evincere che il contratto di affiliazione commerciale non riguardi cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, ma, sempre secondo la Corte, da tale articolo si rileva solamente la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, cioè, la formula commerciale sperimentata, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa, nell’ottica, poi, di inserire l’impresa affiliata in una articolata rete territoriale. Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee.

DAL TRIBUNALE DI BERGAMO

Da questa Sentenza è poi derivata quella giunta dal Tribunale di Bergamo che nel 2019 mise in rilevo che è “la formula commerciale sperimentata a costituire l’elemento essenziale e sempre imprescindibile di tale contratto. La formula commerciale è descritta come l’insieme, il quale può essere variamente composto, “di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale”.
Non solo, ma tra le altre importanti affermazioni, il Tribunale di Bergamo ebbe modo di specificare che, nonostante l’articolo 3 (Forma e contenuto del contratto), L.129/2004, non lo preveda tra gli elementi obbligatori da inserire nel testo contrattuale, per il caso in contenzioso “Nessuna precisazione è inserita nel contratto – né vi sono allegazioni in tal senso da parte della convenuta – sulla consistenza della formula commerciale costituente l’oggetto del contratto di affiliazione (in termini, per esempio, di strategie per la gestione delle risorse umane e dei contatti o di norme comportamentali standardizzate, volte a fidelizzare l’utenza e ad agevolare il processo di avviamento e di mantenimento dell’attività)“.
Questa che ormai sembrava una nuova “tendenza” della giurisprudenza, oggi trova una posizione contraria che riposiziona il tutto sulla situazione precedente.

DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Infatti, dopo la nota Sentenza della Cassazione è il Tribunale di Bologna che torna a ribadire la prevalente e storica tesi circa l’essenzialità del know-how e del suo necessario trasferimento. Nella vicenda, curata dallo Studio Legale Giovanni Adamo, pur dovendo considerare molto importante i molti aspetti che la stessa Sentenza evidenzia, il Tribunale ha analizzato e si è soffermato, per espresso richiamo da parte del convenuto, sul contrasto giurisprudenziale creatosi, appunto, dal maggio 2018, cioè, proprio da quando è giunta la citata Sentenza della Cassazione, evidenziando come “solo all’esito del rigetto delle istanze di prova e dunque dell’istruttoria, e richiamando una isolata pronuncia di legittimità postasi in dichiarato contrasto con la dottrina maggioritaria (Cass., sez. III, ord. 10 maggio 2018, n. 11256, discussa all’udienza del 13 dicembre 2018), (..), la convenuta, modificando la sua originaria tesi difensiva, in comparsa conclusionale ha inteso contrastare la domanda di nullità in base all’argomento secondo cui il trasferimento del know how dall’affiliante all’affiliato – contrariamente a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza – non è un elemento essenziale del contratto di franchising” e ha anche aggiunto che “nella specie non vi era trasferimento di know how previsto contrattualmente”.

In pratica, pertanto, il Tribunale di Bologna ha voluto specificare come la lettura (successivamente) esposta dalla parte risultata soccombente, fosse riconducibile, in primis, ad una dottrina minoritaria che, seppur recepita da una Sentenza della Corte di Cassazione, non risultava e non appariva, in secondo luogo, assolutamente persuasiva anche nell’interpretazione data dalla giurisprudenza maggioritaria.
Pertanto, si conferma, il franchising è nullo se manca la previsione del trasferimento del know-how, quindi, la stessa presenza del know-how costituisce una caratteristica essenziale e fondamentale in assenza della quale non sarebbe neanche possibile il trasferimento stesso.
Oltre a ciò, quello che colpisce nella Sentenza è anche un altro aspetto da ritenersi alquanto grave e che può veramente rendere l’idea di quanto il tema franchising costituisca ancora un tema pericolosamente sconosciuto anche e soprattutto da chi intende trattarlo e da chi è convinto di poterlo trattare. Ovviamente, il tutto a discapito di franchisor e franchisee, incluso i potenziali.
Il riferimento è ad un passaggio simbolico e, nello specifico, riferito al Manuale Operativo: “…circa l’asserito mancato trasferimento del know-how. Controparte, giocando sui nomi per confondere il lettore, riferisce che “nella citazione non si contesta l’esistenza del Manuale di Vendita, ma del Manuale Operativo. Non spiega però, né si comprende, cosa avrebbe dovuto contenere questo fantomatico Manuale Operativo, di diverso, al di là del titolo, rispetto a quanto trasferito dall’affiliante. E’ già stato evidenziato, in comparsa, come siano stati trasmessi alla ditta attrice, il “Manuale di Vendita”, tutti i “Manuali Tecnici” e i “Corsi di Formazione”, level A e level B, le “Condizioni Generali di Vendita” e “Marketing Prodotti Xxxx” e “Tecniche di Vendita”“.
A quanto riportato sopra, la linea difensiva (perdente) prosegue con una “enfatizzazione” di tali documenti che niente può (e ha potuto) fare con la necessaria conoscenza di cosa effettivamente sia un Manuale Operativo nel franchising, cosa contenga, a cosa serva, come si formi, come si costruisca, ecc., ecc. esprimendo, così, una lacuna totale di chi ha provveduto alla ideazione, alla costruzione e alla messa sul mercato di quel sistema di franchising oggetto di contenzioso. Una lacuna integrata, salvo un vano tentativo di difesa, anche nella fase e nella strategia difensiva, sulla cui scelta potremmo, comunque, opinare.

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