Marchio comunitario e marchio internazionale: cosa sono

Articolo tratto da AZ Franchising magazine – luglio agosto 2021 a cura di Avv. Patricia de Masi Taddei Vasoli – dMTV LEX

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I marchi sia comunitari che internazionali, sono una entità capace di caratterizzare un’impresa e/o un suo prodotto, rispetto ad altri presenti sul mercato. La registrazione garantisce una protezione nell’intero territorio di riferimento ed una tutela in caso di conflitti legati all’effettiva titolarità del diritto di privativa.

La differenza tra marchio comunitario ed internazionale

La registrazione comunitaria tutela il marchio su tutto il territorio dell’Unione Europea, compresi i Paesi che dovessero entrare a farvi parte in futuro.

 Il marchio comunitario ha una validità di dieci anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni.
Il titolare di un marchio comunitario può tuttavia decadere dai suoi diritti, qualora manchi un uso serio ed effettivo del marchio stesso all’interno del territorio dell’Unione, entro cinque anni dalla data di registrazione. 

I vantaggi del marchio comunitario consistono essenzialmente nella procedura unificata di deposito e nella convenienza quanto ai costi di deposito (inferiori rispetto a quelli che sarebbero necessari per la protezione del marchio in tutti i Paesi membri, attraverso singoli depositi nazionali) nonché nel fatto che l’uso del marchio, anche in un solo Paese dell’Unione Europea, purché rilevante per territorio e popolazione, è considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio dell’Unione. Per contro, un limite importante del marchio comunitario è altresì diretta conseguenza del suo carattere unitario: un’eventuale contestazione alla validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, se ritenuta fondata, porta infatti al conseguente rifiuto del marchio comunitario nel suo complesso. 

I marchi nazionali anteriori possono costituire diritti anteriori rispetto a un marchio comunitario e viceversa: l’ufficio non esamina ex officio tali diritti anteriori ma sarà il titolare del diritto anteriore a dover sollevare la questione, presentando un’opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio comunitario oppure depositando una domanda di dichiarazione di nullità basata su cause relative di nullità. 

Il marchio internazionale

I titolari di un marchio italiano o comunitario, registrati o allo stato di domanda, possono estenderne la tutela nel territorio di uno o più Paesi europei ed extraeuropei appartenenti alla cosiddetta Unione di Madrid, costituita dai Paesi aderenti alla convenzione in base a due trattati (l’Accordo e il Protocollo di Madrid), presentando un’unica domanda di registrazione internazionale del marchio, secondo la procedura amministrata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (OMPI o WIPO).

Il marchio internazionale ha una validità di dieci anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato per periodi decennali. La domanda di registrazione o di rinnovo di un marchio internazionale, a differenza di quanto previsto per il marchio comunitario, può essere depositata presso le Camere di commercio oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a mezzo raccomandata a/r; l’unica modalità di deposito attualmente esistente per il marchio internazionale è quella cartacea, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra. L’UIBM trasmette quindi la domanda a tale Organizzazione che provvede all’esame formale. L’esame sostanziale del marchio spetta invece agli Uffici marchi dei singoli Paesi designati, in conformità alle rispettive normative nazionali. 

È importare ricordare che è prevista la possibilità di effettuare un’estensione territoriale posteriore, al fine cioè di estendere il marchio internazionale, in un secondo tempo, ad altri Paesi non designati nella prima domanda di deposito internazionale: in tal caso, però, la durata della protezione di un’estensione posteriore viene fatta coincidere con la durata della protezione del primo deposito internazionale, in modo da avere un’unica data di scadenza del marchio internazionale. 

L’estinzione può avvenire per tali ragioni:

• in seguito all’accertamento di vizi che ne determinano la nullità;
• per decadenza a causa della sua c.d. “volgarizzazione” per perdita della sua capacità distintiva (pensiamo al marchio Biro per penne a sfera o Rimmel per il mascara o Scoch per il nastro adesivo;
• per illiceità sopravvenuta per sopravvenuta capacità di ingannare il pubblico, soprattutto sulla provenienza dei prodotti o sulle loro qualità;
• per non uso effettivo.